商标抢注的《反不正当竞争法》规制及应对策略
近年来,随着我国商标申请量、注册量连年增长,商标抢注逐渐成为一个突出问题。仅2023年上半年,商标局累计打击商标恶意注册24.9万件,其中商标注册申请、异议等授权环节不予授权19.2万件,占比77.1%。如何识别商标抢注、如何规制商标抢注、如何平衡不同主体之间的权利、正确划分权利边界,成为立法和司法关注的热点问题。恰逢一年一度的“4.26世界知识产权日”,各地法院陆续发布2023年知识产权保护典型案例,其中均有规制商标抢注的案例入选,体现出各地法院因应前述热点与关切,制止商标抢注、净化市场竞争环境的探索与尝试。
一、商标抢注的概念与不正当竞争类型
在《商标法》语境下,“抢注”一词本身就包含否定性、贬损性评价,这意味着行为人通常有明显的主观恶意。换言之,行为人的主观恶意也是判断是否构成抢注的因素之一。因此,需要被法律所规制的商标抢注行为,仅包括为攀附他人在先良好商誉、攫取不正当竞争利益的恶意抢注行为,而不包括行为人纯善意情况下的“善意抢注”。
通常而言,商标抢注有广义和狭义之分。广义的商标抢注是指商标注册申请人未经许可,将他人依法取得或者依法享有的权利客体作为商标申请注册的行为。这些权利包括商标权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。狭义的商标抢注是指商标注册申请人未经在先商业标识使用者的许可,将其商业标识如未注册商标、域名、商号等申请商标注册的行为。
如前所述,行为人不是单纯为了抢注而抢注,其抢注商标是为了攫取不正当竞争利益,则商标抢注构成的不正当竞争行为包括但不限于:
1、抢注商标并使用抢注的商标从事市场经营活动,容易导致相关公众混淆的;
2、抢注商标并进行虚假宣传的;
3、抢注商标并对被抢注的真正权利人实施行政投诉举报、提起民事起诉、启动行政授权确权程序(异议、无效、撤三等)、发送律师函等行为,意图禁止被抢注的真正权利人使用自身商标或商业标识的;
4、抢注商标并高价销售的;
5、持续不断、大量申请他人商标,以囤积商标并为实施前述行为做准备的等。
二、适用《反不正当竞争法》规制商标抢注的优势与可行性
适用《反不正当竞争法》规制商标抢注行为,本质原因是《商标法》规制相关行为存在局限性。首先,抢注人往往会大量抢注商标,在《商标法》框架下启动异议、无效宣告、撤三等程序制止抢注商标,一次只能针对一枚商标启动程序,往往会令权利人陷入泥潭,额外付出很多时间和金钱成本。其次,商标抢注不是《商标法》第五十七条规定的商标侵权行为类型,存在法律适用的困难。例如,在(2020)京0102民初2355号案件中,北京市西城区人民法院认定商标申请注册行为并非《商标法》规制的商标使用行为,因此被告的商标抢注行为不构成商标侵权,进而驳回了原告的全部诉讼请求。
与之相对,适用《反不正当竞争法》规制商标抢注行为的优势就呼之欲出。首先,从当前司法实务来看,适用《反不正当竞争法》规制商标抢注行为,可以一次性禁止抢注人申请注册与权利商标相同或近似的商标,类似于对抢注人的行为禁令,结合征求意见中的《商标法修订草案》设计的强制移转制度,甚至可以实现胜诉后强制移转已注册的抢注商标的目的。其次,抢注人抢注商标后势必实施虚假宣传、引人混淆的行为、投诉举报或起诉等行为,恰可落入《反不正当竞争法》中具体不正当竞争行为条款的规制范畴,退一步讲还可以有《反不正当竞争法》第二条“一般条款”兜底。
三、法院适用《反不正当竞争法》规制商标抢注的历史与现状
总体来看,法院适用《反不正当竞争法》规制商标抢注行为,经历了一个“从无到有”、“从法律原则到原则性条款再到具体条款”、“从禁止商标抢注行为到判令行为人赔偿损失”的过程。
(一)法律适用:从无到有
法院最初规制商标抢注的方式,主要是适用诚实信用原则或禁止权利滥用原则,驳回抢注人提起的民事侵权诉讼的诉讼请求。在(2014)民提字第24号【指导性案例82号】案件中,最高人民法院认定原审原告王碎永的权利商标“歌力思”系抢注取得,取得和行使商标权的方式都难谓正当,王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉,构成权利滥用,最终撤销一审、二审判决,改判驳回王碎永的全部诉讼请求。在(2022)沪73民终4号案件中,上海知识产权法院也以原审原告商标系抢注取得、其使用商标、提起诉讼的行为违反诚实信用原则为由,判决驳回原告全部诉讼请求。
此后,杭州市余杭区人民法院在(2017)浙0110民初18627号案件、上海市余杭区人民法院在(2017)沪0112民初26614号案件等案中,开始尝试使用《反不正当竞争法》第二条“一般条款”给予被抢注人保护,《反不正当竞争法》开始成为制止商标抢注的有力制度工具。
(二)裁判依据:从法律原则到原则性条款再到具体条款
如前所述,各地法院最初适用诚实信用原则或禁止权利滥用原则等法律原则规制商标抢注行为。
此后各地法院开始探索适用《反不正当竞争法》规制商标抢注的可能性。在(2017)浙0110民初18627号案件中,杭州市余杭区人民法院认定被告违反诚实信用原则,损害他人合法权益,扰乱市场正当竞争秩序,恶意取得、行使商标权,可以认定为不正当竞争行为,并适用《反不正当竞争法》第二条“一般条款”作出判决。
时至今日,行为人的商标抢注行为日趋与虚假宣传、实施引人混淆的行为、恶意投诉举报或起诉等行为相结合,各地法院更加倾向于将不正当竞争行为细化,适用具体的《反不正当竞争法》条款。在(2023)浙03民初423号案件【该案入选“2023年度浙江法院十大知识产权案件”】中,温州市中级人民法院认定,被告恶意抢注他人有一定影响的“唤醒词”作为商标,并利用该商标发送“停止侵权”律师函、实施混淆及虚假宣传行为的,构成不正当竞争,并适用《反不正当竞争法》第六条、第八条判令被告承担相应法律责任。
(三)责任承担:从单纯禁止商标抢注到判令行为人赔偿损失
早期各地法院通常比较谨慎,通常只会判令抢注人停止抢注行为。在(2017)沪0112民初26614号案件中,上海市闵行区人民法院仅判令被告停止抢注商标的不正当竞争行为,没有专门针对该行为判令被告赔偿原告经济损失。
但是,判令抢注人停止抢注行为往往不足以弥补抢注行为已经给权利人造成的损害,因此现在各地法院在判令抢注人停止抢注行为的同时,还会判令抢注人赔偿权利人的损失。在(2021)苏民终2452号案件【该案入选“2023年江苏法院知识产权司法保护十大典型案例”】中,江苏省高院认定“被诉侵权人在与权利人合作之际将其在先使用的知名商标和作品抢注为商标,并以侵害知识产权诉讼、向行政机关、行业协会、电商平台投诉、不当注册微信公众号、商业诋毁、抢注并囤积商标等方式全方位打击商标权人,主观恶意明显、情节严重,构成滥用知识产权的不正当竞争行为”,判令抢注人赔偿权利人经济损失300万元。在(2021)闽民终1129号案件中,福建省高级人民法院不仅判令被告停止申请注册与原告权利商标相同或近似商标,还判令被告赔偿原告经济损失160万元。
四、权利人面对商标抢注的应对策略
(一)加强商标监测
虽然可以适用《反不正当竞争法》规制商标抢注行为,但是将抢注的苗头扼杀在萌芽阶段仍然很有必要。权利人可以加强日常商标监测,发现自身商业标识或在先权利被他人抢注后,及时按照《商标法》的规定提起异议、无效宣告或撤三等程序。
(二)被诉侵权时应积极应诉、适时反击
抢注人抢注商标得手后,很可能针对权利人启动商标侵权和不正当竞争诉讼。此时,权利人可以以抢注人系抢注商标、滥用权利且违反诚实信用原则为由抗辩,请求法院驳回抢注人的诉讼请求,并且依据《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》之规定,请求抢注人赔偿权利人因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支。
关于反击措施,权利人可以请求法院对抢注人滥用权利的行为作出司法处罚。在“长高电新”案【该案入选“湖南法院知识产权司法保护状况(2023年度)及十大典型案例、十大优秀案例”】中,长沙市中级人民法院针对抢注人抢注商标后恶意提起商标侵权诉讼的行为处以10万元罚款。
必要时,权利人还可以针对抢注人抢注商标并恶意提起侵权诉讼的行为提出反诉,请求法院判令抢注人承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的法律责任。
(三)主动提起不正当竞争诉讼
当前司法环境下,权利人可以针对抢注人抢注商标的行为提起不正当竞争诉讼,几无争议。除了正常的起诉抢注人、请求抢注人停止注册与权利人权利商标相同或近似的商标、请求抢注人赔偿经济损失之外,权利人还可以使用以下“两招”以充分保护自身合法权利。首先,可以增加抢注商标的受让人和商标代理机构作为共同被告。在(2021)闽民终1129号案件中,福建省高级人民法院就认定为抢注人提供商标注册代理服务的商标代理机构与抢注人构成共同侵权,需要连带赔偿原告160万元;在南京某公司诉西安某科技公司、西安某公司不正当竞争纠纷案中,陕西省高级人民法院认定抢注商标的受让人人同样构成不正当竞争。
其次,在赔偿损失的诉讼请求中,可以请求抢注人赔偿为制止商标抢注行为而支出的合理费用。在(2023)浙03民初423号案件【该案入选“2023年度浙江法院十大知识产权案件”】中,温州市中级人民法院认定,因商标抢注行为导致被侵权方在商标申请、行政无效及司法程序中所产生的代理费等费用,属于因不正当竞争行为造成的损失,应作为酌定赔偿数额的考量因素。
五、结语
商标抢注行为对建设健康市场环境、培育公平有序竞争秩序破坏极大。适用《反不正当竞争法》严厉打击抢注商标的非法行为,回应了发展新质生产力的时代需求,对于加大品牌知识产权保护力度、推动经济社会高质量发展具有重要的现实意义。